상표: '독도참치' 자타 식별력 없다 대법원 2016후1369 판결(특헙 허법원 판결 지지)

상표명: 

등록번호: 제410267446호(2013.08.29.등록)
심판번호: 대법원 2016.09.30.선고 2016후1369 판결



1. 이 사건 심결의 경위:

(1)특허청에서의 거절이유

이 사건 출원은 등록권리자가 국제분류 제43류의 『참치전문간이식당업, 참치전문식당체인업』을 지정하여 출원하였으나, 특허청의 담당 심사관은 “이 사건 출원은 ‘독도’는 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘참치’는 원재료 표시에 해당하고, 전체적으로 ‘독도참치’는 [독도근해에서 어획한 참치]라는 의미가 있어 등록을 받을 수 없음.”이라는 거절이유를 받은 후 이건 상표권자는 이건 지정상품을 ‘참치전문식당업(독도근해에서 어획한 참치를 사용함)’, ‘참치전문식당전문체인업(독도근해에서 어획한 참치를 사용함)’으로 한정하여 보정서를 제출하고 등록을 받았습니다.



(2) 등록무효심판의 주요 이유

이 사건에 대하여 등록무효심판을 청구한 청구인들은 「이 사건 등록서비스표 ‘’는 독도 근해에서 어획한 참치를 사용한다는 의미로 인식되어 상표법 제6조 제1항 제3호(원재료 표시) 및 제4호(현저한 지리적 명칭)에 해당한다. 나아가 피고가 독도 근해에서 어획한 참치를 사용하여 지정서비스업을 영위한 사실이 없고, 실제 독도 근해에서 참치가 어획되지 않거나 상업적으로 사용할 수 없음에도, 지정서비스업에 '독도 근해에서 어획한 참치를 사용함'으로 지정서비스업에 표기한 것은 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호(품질의 오인, 혼동)에 해당하고, 제6조 제2항에 의한 사용에 의한 식별력을 얻었다고도 볼 수 없다.」라는 이유로 등록무효심판을 청구 하였다.

 

2. 대법원의 주요 판결요지

 피청구인인 이 사건의 등록권자는 상표법 제6조 제1항 제3호(원재료 표시) 및 제4호(현저한 지리적 명칭)에 대해서는 다투지 아니하고, 상표법 제6조 제2항(사용에 의한 식별력 인정) 및 제7조 제1항 제11호(품질 오인, 혼동)에 대해서만 다투었다.

 이에 대하여 대법원은 양측의 주장 및 증거자료들을 종합해 볼 때, 이 사건 등록서비스표가 그 등록 여부 결정 당시 독도 근해 참치를 사용한 참치 전문 식당체인업 등에 관하여 누구의 서비스를 표시하는 것인가가 일반 수요자 사이에 현저하게 인식되어 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 보기 어렵다.

그리고 이 사건 지정서비스업과 같은 참치 전문 식당체인업 등에 있어 특정 원산지의 참치를 주재료로 사용한다는 것은 그 서비스의 수준과 내용, 수요자의 범위 등에 있어 큰 차이를 가져올 수 있는 것이어서, 일반 참치 전문 식당체인업과는 별개의 서비스업이라고 보아야 한다. 따라서 ‘독도 근해에서 어획한 참치를 사용하는 것’이라는 문구가 단지 품질 오인을 방지하기 위한 것에 불과하다거나, 이 사건 지정서비스업을 일반 참치 전문 식당체인업 등과 동일하다고 보기는 어렵다 라는 것입니다.



3. 요점정리

이 사건 ''는 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리에 위치한 '독도'는 현저한 지리적 명칭에 해당하고 '참치'는 [제품의 원재료]표시에 해당되어 등록을 받을 수 없는 상표임에도 불구하고 심사관의 판단착오로 등록이 되어, 참치전문 식당체인업을 운영하면서 유사상호를 사용하는 사람들에게 상표권침해 다툼을 벌이면서 등록무효심판청구가 발생한 것입니다.

이에 특허심판원은 등록권리자의 주장을 인용하여 사용에 의한 자타 식별력을 인정하였으나, 특허법원과 대법원에서는 이 사건 등록상표는 성질표시(6조1항3호)에 해당하고, 등록시를 기준으로 사용에 의한 식별력도 얻지 못하였을 뿐만 아니라, 실제로 [독도 근해에서 어획한 참치를 사용하는 것은 미미하고 태평양, 대서양, 인도양 등의 원양어선에서 어획한 참치를 사용]하고 있으므로, 이는 일반 수요자 및 소비자들을 기만하는 행위에 해당되어 상표법 제7조 제1항 제11호(수요자 기만)에도 해당된다라는 이유로 등록이 무효된 사건입니다.

이 사건 등록권리자는 등록무효심판의 청구를 받고 혹시나 무효가 될수도 있다는 판단인가는 몰라도 동일한 상표를 출원하여 재등록을 받았습니다.

이때는 아마도 사용에 의한 자타 식별력을 증명해서 등록을 받은 것으로 판단됩니다.
따라서 이와 동일 유사한 명칭을 허락 없이 사용하는 것은 상표권침해죄로 제소될 수 있으므로 성질표시 상표로 보여질 지라도 사용시 주의를 기울이는 것이 좋다고 사료됩니다.


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